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商標100問:(六)商標申請被拒絕,怎麼辦:提交書面答辯


商標答辯

相信不少申請人一收到商標註冊處回覆拒絕申請的信件,都不知道可以怎樣做。在提及過幾個申請容易被拒絕的原因後,接下來我們就來看看遇到申請被拒絕的時候,應該怎樣處理。


商標申請被拒絕的應對方法:提交書面答辯

這一次我們就來討論一下,因應商標申請因為與最少一個在先商標相似而被拒絕的情況。最經常採用的應對方法,就是向註冊處提交書面答辯,即是寫一封信去回應處方有關申請被拒絕的決定,並提出理據希望處方能夠重新考慮。


書面答辯的內容

應對商標申請被拒絕的書面答辦,內容主要是:

  1. 回應被註冊處引用來拒絕你的申請的法例

  2. 比較你的商標跟被引用來拒絕你申請的在先商標的圖樣,指出兩者的不同之處;或(及)

  3. 比較你的商標跟在先商標的產品及服務的不同之處

  4. (輔助性質)申請人商標的目標客戶 vs 在先商標的目標客戶的差異

  5. (輔助性質)申請人商標的目標客戶的所在市場 vs 在先商標的目標客戶的所在市場的差異

  6. (輔助性質)申請人商標的業務範圍 vs 在先商標的業務範圍的差異

  7. 其他你認為能夠協助分辨到你的商標和在先商標的理由或特點


由上述的內容可見,透過這個提交書面做法,目的是想透過陳述論據來說服審查主任:這些商標之間是能夠分辨開的,不會引起混淆,所以應該被批准註冊。


需要注意的是,要去指出商標的不同之處,的確是有主觀(立場主場和理據)的成份在內,但是還是最好要具體指出有什麼不同,並按法例及例子來提出你的理據。純粹說你認為各個商標是不同的,但沒有詳細提出理據,要獲得註冊處考慮的機會無可避免就會比較低。總而言之,撰寫答辯,最好是用理據說話。而根據經驗,我們亦不建議在書面答辯中,加入(大量)證據,因為這種做法是不被註冊處接受的(證據應該要以法定聲明的形式來提出)。


提交書面答辯的期限

申請人如果想向商標註冊處提出書面答辯的話,需要在拒絕信發出日期起計的六個月內向處方提交。如果沒有回覆的話,商標申請就會自動失效。


提交書面答辯的利與弊

提交書面答辯,有利有弊,可以是好的處理商標申請被拒方法,也可以是個不被推薦的方法。以下我們列出提交答辯的好處和壞處:


好處

  1. 申請人有向商標註冊處闡述自己看法的機會

  2. 不用放棄現有的申請,繼續保持現有的申請有效,在日期上早於遲過你的申請(以免被後來提交而相似的商標反超前你的申請)

壞處

  1. 撰寫答辯回覆涉及專業知識及策略,申請人一般未必能夠駕馭所需技巧

  2. 準備答辯需時,再加上等待商標註冊處在收到答辯後再回覆決定,可能需要一年以上的時間。對急須把商標註冊好的申請人而言,時間上未必符合需要

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