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【美國商標申請攻略】一文了解美國商標申請註冊流程及須知


美國商標申請註冊流程及須知

想在美國申請商標註冊、但又不知道應該怎樣做?想知道有什麼要注意的地方?我們希望能夠用這一篇文章,以深入淺出及精簡扼要為前提,讓你一次過了解有關美國商標申請註冊,你應該要知道的事。


內容


美國商標申請註冊所需文件/資料

要在美國註冊商標,需要提交以下的文件/資料:

  1. 申請人/公司的名稱及地址:申請當然需要告知美國專利及商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)申請人的名稱及地址,但不需要提供實質文件去證明。無論你是想用個人名義、還是公司名義去申請及持有商標,兩者其實都可以接受,而權利亦是一樣的。所以可以好好考慮使用哪一個身份去持有會比較方便。

  2. 商標圖樣:我們平常經常會聽到人問「申請商標註冊可以只申請純文字嗎?」「純圖樣又可不可以?」。而其實真相是,在提交商標申請的時候,無論你的商標是純文字、純圖樣、還是文字加上圖樣在一起,申請時我們都是提交一幅商標圖給美國專利及商標局的。舉例說,如果我們提交Actualis純文字商標,通常交上去的都是一個含有Actualis字樣的JPG/PNG檔案。所以在提交商標申請時,都必需要準備一個清晰的商標圖樣(不論是否純文字或有圖樣),供電子提交之用。

  3. 想申請註冊的商標類別及指定的產品 / 服務:商標的保護範圍不是無限大的,必須要在提交申請時,按照商標提供的產品和服務,來選擇指定的商標類別及項目(即是界定商標的使用和保護範圍)。例如如果你的商標是衣服的品牌,就要在申請中指定第25類別,同時指定產品是什麼(例如裇衫、長褲)。另一個重點是,商標的費用是按類別數量而定的,越多類別要付的費用越高(想知道更多關於類別的詳情,可以看看我們另一篇專文:什麼是商標類別?);要注意的是,美國有自己一套的產品及服務的類別分類,雖然大致上跟其他地方相同,但用字是有分別的,在提交申請前需要小心,或尋求專業意見。

  4. 商標申請基礎:關於商標申請基礎(application basis),這個是美國商標申請一個比較特別的要求。申請人需要在提交美國商標申請的時候,按照商標的實際情況,指定商標申請的申請基礎——意思即是指明商標在美國是「未有實際使用但將會使用(Intent-to-use)」、「已經使用(Actual use)」、還是「申請是基於有關商標在外國的申請或註冊而提出的(Based on foreign application/ registration )」。選擇哪一個基礎,會影響申請通過商標審查後,是否需要提交使用證據及費用。(例如選擇Actual use的話,就需要在提交商標申請的時候,向專利及商標局一併提交商標在美國的使用證據;選擇Intent-to-use的話,就需要在申請獲得批准及在註冊之前,提交使用證據及費用,才能註冊成功)

另外,注意如果是非美國人或公司想申請美國商標註冊,按規定需要委託代理去處理有關申請。

美國商標申請註冊的流程

了解美國商標申請需要提交的資料後,我們接下來就來看看美國商標申請的流程:


步驟0:商標檢索

商標檢索不是申請商標註冊的必要步驟,但是為了令你的商標申請成功機會大幅上升,我們十分建議在提交申請前先進行檢索


根據美國專利及商標局的統計數字顯示,在2021年美國的全年商標申請量約有90萬件,在全世界來說申請量僅次於中國。再加上美國的商標審查標準並不寬鬆,亦不時有特別的要求,令申請被拒的情況變得常常發生。


在提交申請前,先在美國專利及商標局的網頁檢索你的商標有沒有跟一些在先的商標申請/註冊相似,可以評估你申請成功的機會。(檢索網站:https://tmsearch.uspto.gov/)這也是為什麼我們建議申請前要先做檢索。要注意的是,檢索除了找相同或者相似的商標外,亦要找打算申請的相同或相似的商標類別。 (有關什麼商標不能註冊,可以參看這裡


如果在檢索中沒有找到相同或相似的商標,儘管你的申請仍未必一定成功,但成功機會會比起沒有檢索過來得大。當然,這也取決於檢索是否做得廣闊又準確。


有關商標檢索,可以參閱我們另一篇專文介紹:【商標檢索很有用!】不是普通網路搜尋?商標申請前必做的一件事!


步驟1:提交申請

檢索結果理想,就可以考慮正式提交申請。美國商標申請是向美國專利及商標局提出的。需要提交的資料,已經在文章較早的地方列出,即是申請人資料、商標圖樣、指定的商標類別及產品/服務、以及指明申請的基礎。如果選擇的申請基礎是實際使用(Actual use)或申請基於商標的外國申請/註冊(Based on foreign application or registration),亦需要在這一步提交相關的證明文件。


步驟2:美國專利及商標局的審查(約6至12個月)

美國專利及商標局在收到申請後,會在大約6至12個月左右來做審查:

  1. 形式審查:審查申請表格是否填寫得正確、所需資料是否齊全、產品/服務的用字是否恰當等

  2. 實質審查:看看商標本身是否有問題、或是否跟在先商標相似、是否搶先註冊別人的商標等,判斷是否批准申請

如果不通過以上兩種審查,會視乎不同情況向申請人發出信件,要求申請人更正資料、更改資料、或者拒絕申請。如果申請人不回覆這些信件,申請就會被拒絕。


(有關什麼商標不能註冊,可以參看:描述性商標欺騙性或不誠實申請商標與在先商標相同或相似


步驟3:公告期(30日)

假設申請順利獲得批准,就會進入為期30日的公告期。公告期的目的,是讓任何想反對申請的人,在30日的公告期內,可以提交反對申請。如果有人認為商標不應該正式獲得註冊,就可以提交出反對。


由於在公告期間如果收到任何消息或通知,都通常是壞事,所以我們一般都說,公告期間,沒有消息才是好消息!


步驟4:(只供申請基礎是未有實際使用但將會使用(Intent-to-use))提交使用證據及費用

如果在提交商標申請的時候,申請基礎是選擇了未有實際使用但將會使用(Intent-to-use),在申請獲得局方審查及批准後,就需要在6個月時間內向局方提交商標在美國的使用證據(Statement of Use (SOU))、以及繳付提交證據的費用


局方會在檢視證據是否可接受後,再告知申請人。如果證據不可接受,申請人就需要再次提交證據。不能接受的證據,例子包括經電腦改動的圖片等。


步驟5:發出商標註冊電子證書

如果商標申請順利通過公告期,沒有收到任何反對申請,(在使用證據亦沒有問題的情況下)就可以正式獲得在美國註冊。有關的商標註冊電子證書會在公告期完結後大約3個月內發出(如果是委託代理處理,就會發出給代理)。請注意,美國商標註冊完成後是會發出電子證書,而不是紙本證書。


步驟6:註冊後的保護:商標監察

按照商標持有人/公司的需要,在商標註冊成功後,會視乎需要去採用商標監察(Trademark Watch),全天候監察新的商標申請,防範有相似的商標提交申請並獲得通過,威脅到你的已註冊商標。



順利的美國商標申請,需要委託代理

以上的各個步驟,列出了一個順利的美國商標申請註冊的流程;但如果不幸地申請在途中遇到以下的情況,就有機會需要更多時間才能註冊成功、甚至如果處理不當,申請就有機會被拒絕:

  1. 美國專利及商標局認為表格填寫錯誤(例如產品或服務分類錯誤、字眼錯誤、申請文件不齊全)

  2. 美國專利及商標局認為商標不應該獲得批准(商標本身不符合註冊的要求、與在先商標相似)

  3. 公告期間被人反對

香港人/公司本身就按美國專利及商標局法規,規定必須要委託代理才可以提交美國商標申請;如果出現以上的情況,由於涉及比較複雜及專業的商標申請知識和經驗,更加建議委託商標顧問及代理去處理,令申請變得順利。


美國商標申請註冊諮詢

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我們是一家具有大量商標案件處理經驗的專業知識產權顧問公司,專注提供商標服務。我們的深厚商標知識及經驗,來自處理過千宗不同行業案件的實戰,並能為不同公司或個人提供度身訂做的商標佈局策略及申請辦理。


我們的美國商標申請費用如下(已經包括政府的收費):

商標申請(一個類別):HK$6,500

每再多加一個商標類別:HK$6,000


如果你對商標註冊等事宜有任何疑問,歡迎聯絡我們免費諮詢:+852 9545 3177(電話/Whatsapp);ip@actualisip.com(電郵)

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